日本における職務制度の 最近の動向 岩井 勇行 ソニー株式会社 知的財産センター・知的財産企画管理部 第５回職務発明セミナー

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1 日本における職務制度の 最近の動向 岩井 勇行 ソニー株式会社 知的財産センター・知的財産企画管理部 第５回職務発明セミナー
岩井　勇行 ソニー株式会社 知的財産センター・知的財産企画管理部 第５回職務発明セミナー 主催　大韓民国特許庁・職務発明研究会 ２００５年１２月８日 韓国知識財産センター　国際会議室　ソウル 2005/12/8 KIPO Seoul

2 内 容 日本における職務発明制度の歴史と趣旨 日本における裁判例の変遷 日立製作所事件 特許法35条改正の経緯
内　容 日本における職務発明制度の歴史と趣旨 日本における裁判例の変遷 日立製作所事件 特許法35条改正の経緯 改正特許法35条と企業における対応 実務上の課題 2005/12/8 KIPO Seoul

3 日本の職務発明制度の歴史 明治42年法：職務発明は使用者に原始的に帰属。自由発明については、あらかじめ特許権等の譲渡を定めておくことは無効。
大正10年法：職務発明は従業者に原始的に帰属。譲渡する旨をあらかじめ定めた契約又は勤務規程により使用者に承継させた場合、従業者は相当の補償を受ける権利がある。 昭和34年特許法全面改正以降も、同様の趣旨で現行特許法35条に引き継がれている。 2005/12/8 KIPO Seoul

4 日本の職務発明制度の趣旨 　職務発明について、特許を受ける権利及び特許権の帰属及びその利用に関して、使用者と従業者のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整することを図る。 2005/12/8 KIPO Seoul

5 2004年改正前特許法35条 職務発明の定義：使用者等の業務範囲に属し、従業者等の現在又は過去の職務に属する発明。
通常実施権：職務発明について、当該従業者又はその承継人が特許を受けたとき使用者は無償の通常実施権を有する。 予約承継：あらかじめ特許権等を使用者に承継（又は専用実施権を設定）する旨を定めることは、職務発明でない限り無効（職務発明については、事前に使用者への承継等を定めることが認められる。）。 相当の対価請求権：定めにより職務発明に係る特許権等を使用者が承継（又は専用実施権を設定)した場合、従業者には「相当の対価」を受ける権利がある。(３項) 相当の対価の額：使用者が受けるべき利益及び発明が生み出されるに当たり使用者が貢献した程度を考慮して定めなければならない。(４項) 2005/12/8 KIPO Seoul

6 日本の裁判例の変遷 オリンパス光学工業事件以前（１）
約90件の事件が知られているが、発明者の「相当の対価」請求が認められた事件は20件程度。 昭和54年（1979）まで：真の発明者、又は職務発明か否か、その結果通常実施権を有するか否か等を争った事件が多い。 連続混練機事件（昭和54/5/18　大阪地裁）　　　　被告発明者の発明は原告会社の職務発明と認めたが、権利の移転が対価の支払い義務と同時履行であることは否定した。 2005/12/8 KIPO Seoul

7 日本の裁判例の変遷 オリンパス光学工業事件以前（２）
東急式PCパイル事件（昭和58/9/28　東京地裁）　　　　　　　具体的対価の額が示された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施許諾による技術協力費2億4054万5千円×実績補償金5％×共同発明寄与率70%＝841万9075円 クラッド板事件（昭和58/12/23　東京地裁）　　　　　　　　　　　対価請求権の消滅時効は承継の時から進行。　　　　　　　　出願されなかったノウハウも対象となる。　　　　　　　　　　　「使用者等が受けるべき利益」は承継時の客観的価値。（実施料を基準にすることは合理的。）第三者へ実施許諾仮定売上げ×実施料2%（改良発明0.2%）×原告貢献度10%／7%×共同発明者持分＝220万円＋164万円認定 2005/12/8 KIPO Seoul

8 日本の裁判例の変遷 オリンパス光学工業事件以前（３）
ミノルタ事件Ⅰ（昭和59/4/26　大阪地裁）　　　　　　　　　　　　特許法35条3項は強行規定と解すべきであり、違反する契約は無効。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自社実施の場合も実施料の支払いを免れるので、独占権に基づく利益がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原告は35条を米国特許へ類推適用し登録補償を主張→　　出願国を問わず特許法35条及び発明取扱規程が適用される（米国特許が登録されていても「日本国において登録番号の付与されたもの」との規程があり、日本が未登録であれば登録補償できない。）。 ミノルタ事件Ⅱ（昭和61/9/25　大阪地裁）：　　　　　　　　　　原告は35条を米国特許へ適用せず予約承継無効を主張→発明取扱規程で外国権利を含めて規定することは違法ではない。 2005/12/8 KIPO Seoul

9 日本の裁判例の変遷 オリンパス光学工業事件以前（４）
三角プレート事件（平成4/9/30　東京地裁）　　　　　　　　　　職務発明規定無し。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勤務外の私的時間が当てられ会社貢献は多くない。　　　　 通常実施権を有するので、「受けるべき利益」とは専有による利益。有償か否かにかかわらず第三者に実施許諾したとの仮定で、推定売上高（被告の1/2）×仮定の実施料率2%×被告会社貢献度65%＝1292万円 ゴーセン事件（平成5/3/4大阪地裁・平成6/5/27大阪高裁）　職務発明規定無し。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不実施発明は出願･登録補償が相当　　　　　　　　　　　　　　売上高×独占起因部分1/3×実施料2%×共同発明者寄与度×会社貢献度60%＝総額156万6209円　　　　　　　　　　　　 2005/12/8 KIPO Seoul

10 日本の裁判例の変遷 オリンパス光学工業事件以前（５）
マホービン事件（平成6/4/28　大阪地裁）　　　　　　　　　　　売上高×独占的利益1/3 ×仮定実施料2% ×共同発明者寄与度×会社貢献度80%＝640万円 対価請求権の消滅時効の進行は権利承継時から 「受けるべき利益」は独占による利益 自社実施の場合の算定方法は、第三者に実施許諾したと仮定したときの実施料収入 会社貢献度：60%～93% 対価認定金額：156万円～1292万円 2005/12/8 KIPO Seoul

11 日本の裁判例の変遷 オリンパス光学工業事件
平成11年4月16日　東京地裁 平成13年5月22日　東京高裁 平成15年4月22日　最高裁第三小法廷 受けるべき利益5000万円×会社貢献度95%＝250万円 勤務規則その他の定めによる対価の額が特許法３５条３項及び４項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときに不足額を請求することができる。　　　　　　　　　　→企業利益の予見性・経営への影響 相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効は、使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期から進行する。　→消滅時効の進行は職務発明規程に依存し、長期間のリスク 2005/12/8 KIPO Seoul

12 日本の裁判例の変遷 オリンパス光学工業事件以後（１）
三徳事件（平成14/5/23　大阪地裁）　　　　　　　　　　　　　　　職務発明規程　共同出資元・有り。出資先関連会社・無し　　関連会社従業員の職務発明について出資元への35条の類推適用を認めた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　処理加工費×第三者1/2×実施料率3%×通常実施権・未登録不確定性1/20×会社貢献度50%＝200万円（将来分含む） ニッカ電測事件（平成14/9/10　東京地裁）　　　　　　　　　　　　被告の販売総額×実施料率2%×会社貢献度40%＝53万5752万円 日立製作所事件（平成14/11/29東京地裁・平成16/1/29東京高裁） 2005/12/8 KIPO Seoul

13 日本の裁判例の変遷 オリンパス光学工業事件以後（２）
日立金属事件（平成15/8/29東京地裁→平成16/4/27東京高裁）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自己実施は利益がなく計上せず、ライセンス収入のみ×会社貢献90%＝1128万8千円（高裁１378万7千円） 日亜化学事件青色発光ダイオード（平成14/9/19中間判決→平成16/1/30終局　東京地裁→平成17/1/11　東京高裁和解）地裁：発明者貢献度50%を認め、特許1件で将来分含め604億3006万円認定（請求200億円）→和解：被告売上の1/2を独占権及びノウハウ×実施料10% → 7%×使用者貢献度95%＝すべての特許195件等で6億857万円 味の素事件（平成16/2/24　東京地裁→平成16/11/17東京高裁和解）人口甘味料アスパルテーム　　　　　　　　　　　　　　　利益×会社貢献度95%×共同発明者持分＝１億9935万円→１億5千万円 2005/12/8 KIPO Seoul

14 日本の裁判例の変遷 オリンパス光学工業事件以後（３）
日中医学研究所事件（平成16/7/23東京地裁）　　　　　　　　　独占利益×会社貢献度40% ×共同発明者持分＝192万円 育良精機製作所事件（平成16/9/29　東京高裁） 藤井合金製作所事件（平成17/7/21　東京地裁）　　　　　　　　販売額×超過実施分30%×実施料率×会社貢献度95%＝200万7601円 三省製薬事件（平成17/9/26　東京地裁）　　　　　　　　　　　　　ライセンス収入の今後の見通しを現時点の60%→50%→8%などと逓減。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ライセンス収入＋実施料相当額）×会社貢献度98%＝480万6923円（共同発明者）認定。 2005/12/8 KIPO Seoul

15 日立製作所事件－判決要旨 日本法人と、日本国に在住してその従業員として勤務していた日本人とがなした、その職務発明に係る日本国特許及び外国特許を受ける権利の譲渡契約の成立及び効力の準拠法は、日本法である。 相当の対価請求権を定めた特許法35条3項の規定は、職務発明により生じる外国特許を受ける権利等の譲渡についても適用される。 包括的ライセンス契約及び包括的クロスライセンス契約について、職務発明により使用者等が受けるべき利益の額が算定された事例。　　　　　　　　　　 2005/12/8 KIPO Seoul

16 日立製作所事件－被告規程 本件出願時 平成2年/3年 出願時 特許出願１件 2,000円 国内出願１件 優 6,000円
特許出願１件 　　　　　2,000円 国内出願１件　優 　 6,000円 　　　　　　　　その他 3,000円 外国出願１件　優 　 12,000円 　　　　　　　　その他 9,000円 登録時 特許１件　　　　　 ,000円 国内　請求項３ ,000円 　　　　請求項４～９ 20,000円 　　　　請求項10～ 50,000円 実績 発明者及び考案者１件 　　 特等 　　　　　　　　　　　　200,000円以上 　　　１等 　　　　　　　　　　　　120,000円以上 　　　２等 　　　　　　　　　　　　　60,000円以上 　　　３等 　　　　　　　　　　　　　36,000円 　　　４等 　　　　　　　　　　　　　18,000円 　　　５等 　　　　　　　　　　　　　12,000円 2005/12/8 KIPO Seoul

17 日立製作所事件－被告規程（評価基準） 社内実施 売上高×部分比＋評価要素＝評価点→補償ランク
　売上高×部分比＋評価要素＝評価点→補償ランク 　評価要素：権利の排他性、代替技術の可能性、第三者から受けたライセンスの有無、発明の質的評価等 実施料収入 　実施料収入＋契約締結経緯＝評価点→補償ランク クロスライセンス 　みなし実施料(相手方の特許権に対して支払うはずだった実施料)＋実際の実施料収入＝実施料収入 　包括的クロスライセンス契約の場合 　・クロスライセンスに該当する製品の被告の実施規模 　・クロスライセンスによって得た被告の技術上の成果及びその重要度→みなし実施料：10億円/1億円/1000万円/100万円 2005/12/8 KIPO Seoul

18 日立製作所事件－被告規程（評価基準） クロスライセンスの個別特許の区分 クラス１： 契約締結に極めて貢献したもの
　　クラス１： 契約締結に極めて貢献したもの 　　　通常の実施料収入実績補償と同様に、実施料収入を算出し、それに契約締結に至るまでの経緯を勘案して算出した評価点に対応する補償ランクに従い、実績補償金を支払う。 　　クラス２：　契約締結に所定の有効性を呈したもの 　　　定額実績補償金(５万円)を支払う。 　　クラス３：上記のいずれでもなく契約に包含されたもの 　　　登録補償による補償をもって代える。 共同発明 　　出願補償、登録補償及び実績補償をそれぞれの発明者の寄与度に基づいて配分する。 2005/12/8 KIPO Seoul

19 日立製作所事件－支払い済対価(発明１） 昭和52年 出願： 3000円 平成3年 昭和52年～社内実施：47万円
昭和52年　出願： 円 平成3年 昭和52年～社内実施：47万円 平成4年 社内実施： 3万円 　　　　　　 実施料： 10万円 平成5年 社内実施：　3万円 平成6年 社内実施： 3万円 平成7年 社内実施： 3万円 　　　　 　 実施料： 15万円 平成8年 社内実施：　5万円 　　　　　　 実施料： 15万円 平成9年 社内実施： 5万円 　　 実施料：37万5000円 平成10年 社内実施： 3万円 　　　　　 実施料： 30万円 平成11年 実施料： 30万円 平成12年 実施料： 20万円 231万8000円 2005/12/8 KIPO Seoul

20 日立製作所事件－支払い済対価(発明2/3） 発明２ 昭和48年 出願： 400円 昭和55年 登録： 1000円
昭和48年　 出願： 　 400円 昭和55年　　登録：　　 1000円 平成4年　 実施料：　1万2500円 平成11年米国実施料：3万7500円 　　　　　　　　　　5万1400円 発明３ 昭和50年　 出願： 円 平成4年 実施料： 万円 　　　　　　　　　　1万0700円 2005/12/8 KIPO Seoul

21 日立製作所事件－原告の請求額と認定 第一審 原告請求 裁判所認定 甲事件： 9億円 3494万円 (不足額 3474万円)
原告請求　　　　　　　　 　　 裁判所認定 甲事件： 億円 　　　 　　　　 　3494万円 　　　　　　　　　　　　　　　　(不足額 　3474万円) 乙事件： 万円　　　　　　　　　　 16万8666円 　　　　　　　　　　　　　　　　(不足額　15万7416円) 控訴審 原告請求　　　　　　　　　　　　　 　裁判所認定 甲事件： 2億5000万円　　　　　　　 1億6516万4300円 　　　　　　　　　　　　　　不足額　1億6284万6300円 乙事件： 15万7416円　　　　 　　 　15万7416円 2005/12/8 KIPO Seoul

22 日立製作所事件－第一審の原告・被告の主張
外国特許について 原告 特許35条が適用ないし類推適用されるべきである。 「相当の対価」は、外国特許出願に関する権利等の経済的価値も考慮に入れて定めなければならない。 被告 特許法35条は日本国特許権についての職務発明の取扱いを規定したものであり、属地主義の原則により、同条を適用ないし類推適用することができない。 2005/12/8 KIPO Seoul

23 日立製作所事件－第一審の判断(１) 外国特許について
・属地主義の原則 に照らし、我が国の職務発明について外国における特許を受ける権利の帰属、譲渡、対価の支払義務等については、それぞれの国の特許法を準拠法として定められるべきものであり、 ・特許法35条は、我が国の特許を受ける権利にのみ適用され、外国における特許を受ける権利に適用又は類推適用されることはない→ ・外国における特許を受ける権利についての特許法35条3項に基づく対価の請求は理由がない。 2005/12/8 KIPO Seoul

24 日立製作所事件－第一審の判断(２) 本件譲渡契約は、日本において、原告と被告日本法人との間で締結されたのであるから、法例7条1項又は2項により、外国における特許を受ける権利の譲渡契約の成立及び効力の準拠法は日本法である。 外国における特許を受ける権利への特許法35条の適用は、譲渡契約の成立及び効力の準拠法によって定められるものではない。 譲渡契約で相当額で譲渡するとの合意がされなかったとしても、直ちに、その契約が公序良俗に反して無効となることはなく、他に、本件譲渡契約が公序良俗に反して無効であるというべき事情は認められない。 よって、外国特許権に関する請求は理由がない。 2005/12/8 KIPO Seoul

25 日立製作所事件－控訴審の判断（１） 特許法35条と勤務規則等との関係について
従業者は、勤務規則等に対価に関する条項がある場合においても、対価の額が同条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる。（最高裁平成15年4月22日第三小法廷判決民集第57巻4号477頁） 2005/12/8 KIPO Seoul

26 日立製作所事件－控訴審の判断（２） 職務発明に係る外国の特許を受ける権利等の譲渡の準拠法について
　　職務発明に係る外国の特許を受ける権利等の譲渡の準拠法について 日本法人と、その従業員が、日本国において締結した譲渡契約 当事者の(明示の意思は存在しない)黙示の意思→日本法(法例7条1項) 当事者の意思不明確→日本法(法例7条2項) 条理：雇用関係に密接な関係を有する国→日本法 属地主義は、特許権の成立、移転、効力についてのみ。 「対価」はカードリーダー事件最判の射程外 外国特許を受ける権利の承継→属地主義の適用なし 2005/12/8 KIPO Seoul

27 日立製作所事件－控訴審の判断（３） 職務発明に係る外国の特許を受ける権利等の譲渡と特許法35条について（1）
特許法35条は、日本の従業者と使用者との間の雇用契約上の利害関係の調整を図る強行法規→労働法規 職務発明に係る特許を受ける権利の帰属、その対価は、外国特許を受ける権利等に関するものも含めて、国の産業政策に基づく法律により一元的に決定されるべき事柄。各国の法律により多元的に決すべき合理的な理由はない。 特許法35条は他の規定とは異質→ 「特許を受ける権利」を同法33条及び34条と同じ意味に解すべき合理的理由がない→外国特許を受ける権利も含む。 2005/12/8 KIPO Seoul

28 日立製作所事件－控訴審の判断（４） 職務発明に係る外国の特許を受ける権利等の譲渡と特許法35条について（２）
特許法35条3項及び4項が日本特許を受ける権利にのみ適用とすると→主要国の制度と調和しない。従業者がいずれの国においても保護を受けられない。各国の法制度に従った判断が必要となるなど、煩瑣（はんさ＝こまごまとしてわずらわしい）である。 2005/12/8 KIPO Seoul

29 日立製作所事件－控訴審の判断（５） 職務発明に係る外国の特許を受ける権利等の譲渡と特許法35条について（３）
特許を受ける権利の譲渡契約締結の際に、出願前の譲渡契約を認めない国については、これを譲渡契約の予約とすることを合意したり、同趣旨のものと解釈するなどの方法により、発明者が出願後に、使用者が特許を受ける権利を承継することも可能である。特許法35条は、譲渡の対価の額を「相当の対価」とすることを強行法規として規定したものであり、各国での譲渡の時期、特許出願の時期について規定したものではないから、米国特許法と相矛盾する内容のものと解する必要はない。 2005/12/8 KIPO Seoul

30 日立製作所事件－控訴審の判断（６） 職務発明に係る外国の特許を受ける権利等の譲渡と特許法35条について（４）
我が国の従業者等が、使用者に対し、職務発明について特許を受ける権利等を譲渡したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有することを定める特許法35条3項の規定中の「特許を受ける権利若しくは特許権」には、当該職務発明により生じる我が国における特許を受ける権利等のみならず、当該職務発明により生じる外国の特許を受ける権利等を含むと解すべきである。 2005/12/8 KIPO Seoul

31 日立製作所事件－控訴審の判断（７） ライセンス契約締結における発明１の価値について
多数の企業のCD関連製品に実施されており、業界においてCD関連商品について回避不可能な特許の一つとして広く認識されていた。 ライセンス契約を締結する上で、重要な特許の一つであった。 戦略特許金賞を受賞している。 寄与率は、各ライセンス契約締結後における、被告の特許管理担当者の、当時の本件発明１の各契約締結への寄与度についての評価、認識を表すものである。 2005/12/8 KIPO Seoul

32 日立製作所事件－控訴審の判断（８） 包括的ライセンス契約について
ライセンス契約に基づく実施料は、使用者が発明の実施を排他的に独占することによって得た利益に属する。 この実施料に基づいて、「使用者等が得た利益の額」を算定し、「相当の対価」の額を算定するための基礎とすることは、合理的な算定方法の一つである。 複数の特許発明がライセンスの対象となっている場合に、「使用者が受けるべき利益の額」を算定するに当たっては、ライセンス契約締結に当たって寄与した度合を考慮すべき。 2005/12/8 KIPO Seoul

33 日立製作所事件－控訴審の判断（９） 包括的クロスライセンス契約について（1） 相手方が当該発明の実施に対し支払うべきであった実施料の額を算定
使用者等が相手特許の実施に対し本来支払うべき実施料の額に、相手方に実施を許諾した複数の特許発明等における当該発明の寄与率を乗じて算定 いずれも、「使用者が受けるべき利益の額」を算定する方法として採用することが可能。 「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」の主張立証の困難性を考えると、実際に行うことが可能な主張立証方法を選択することが認められるべきである。 2005/12/8 KIPO Seoul

34 日立製作所事件－控訴審の判断（１０） 包括的クロスライセンス契約について（２）
その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は、厳密には、後者の方法により算定した金額であるから、前者の方法により算定する場合には、上記の不確実性を考慮して、前者の方法により算定される金額を事案に応じて減額調整して、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を算定すべきである（民訴法248条参照）。 前者の算出方法を認めないとすれば、原告は、被告が相手方から実施を許諾された多数の特許発明等について支払うべきであった実施料の全額と、被告が相手方に実施許諾した多数の特許における本件各発明の寄与率を主張立証しなければない→原告に事実上不可能な立証を強いる。この結果が強行法規である特許法35条の規定の趣旨に反することは明らかである。 2005/12/8 KIPO Seoul

35 日立製作所事件－控訴審の判断（１１） 発明１：使用者等が貢献した程度について（1）
原告は、光学の専門家として発明研究を期待され、研究員として光ディスク分野の技術を研究していた。 他の研究員らの協力を求め、施設を利用できる立場にあった。 光学方式の光ディスクの研究が以前から行われており、本件発明１も、その流れの中に位置づけられる。 ＣＳＰ型半導体レーザが開発されたことによって、本件発明１の課題が与えられ、実験もこれを用いて行われた。 被告の大型コンピュータを使用し、実験をＢに研究所の実験機器を用いて行わせ、本件発明を完成させた。 日本特許出願手続は、すべて被告において行い、中間処理、特許異議に対して補正、意見書等、多くの労力を使い、特許請求の範囲を「半値幅」と限定して、ようやく登録された。 2005/12/8 KIPO Seoul

36 日立製作所事件－控訴審の判断（１２） 発明１：使用者等が貢献した程度について（２）
被告が、ＣＤ活用プロジェクトを発足させ、他社の製品を調査し交渉するなどした結果、多数の会社との間でライセンス契約を締結するに至った。 原告の着想によるところが大きい。 実験についてもＢを指導して行わせた。 原告は、事業化の過程においても、ＣＤ活用プロジェクトに参加し、侵害立証のための装置を作り、フィリップスとのライセンス交渉に参加する等している。 被告の貢献が相当に大きいものということができ、被告の貢献度は全体の80％と認めるのが相当である。 ライセンス契約における実施料を基礎として相当の対価の額を算定しているのであるから、被告の事業化についての貢献は、相当の対価の額の算定に当たって考慮することができる。 2005/12/8 KIPO Seoul

37 日立製作所事件－控訴審の判断（１３） 発明１：共同発明者間の貢献度
「東京都発明研究功労表彰候補者調査表」には共同発明者間の貢献度として１審原告７０％，Ｃ３０％の記述がある。 原告を同表彰の候補者として推薦することについては、Ｃも承諾している。 共同発明者であるＣの貢献度を３０％、１審原告の貢献度を７０％と認定した原判決の判断は、是認することができる。 2005/12/8 KIPO Seoul

38 日立製作所事件－控訴審の判断（１４） 発明１：相当の対価 包括ライセンス：
　　ライセンス収入5億7974万5000円×発明者貢献度20%×共同発明者間貢献度70%＝8116万4300円 包括クロスライセンス： 　　発明より受けた利益(ソニー実施分)　60億円×発明寄与率10%×発明者貢献度20%×共同発明者間貢献度70%＝8400万円　　 2005/12/8 KIPO Seoul

39 日立製作所事件－控訴審の判断（１５） 発明２・３：相当の対価
日立マクセルよりの実施料収入230万円は、日立マクセルと太陽誘電にライセンスしたことによる利益 発明２に係る相当の対価＝被告が受けるべき利益115万円× 発明２の寄与度(2/3)×被告の貢献度：70％(30％)× 共同発明者の寄与度：40％(60％）＝13万8000円 発明３に係る相当の対価＝被告が受けるべき利益：115万円× 発明３の寄与度(1/3)×被告の貢献度：80％(20％)× 共同発明者の寄与度：60％(40％)＝3万666円 2005/12/8 KIPO Seoul

40 日立製作所事件－控訴審の判断（１６） 消滅時効について
勤務規則等に、対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となると解するのが相当である。（最高裁平成１５年４月２２日第三小法廷判決民集第５７巻４号４７７頁） 本件発明１：平成１２年度支払分まで 本件発明２：平成11年度支払分まで 本件発明３：平成４年度支払分まで、実績補償金等を支払。 本訴が提起されたのは、本件発明１については、平成10年であり、本件発明２、３については、平成12年であるから、上記相当対価請求権については、いずれも実績補償の最終支払時期である消滅時効の起算点から10年を経過しておらず、消滅時効は完成していない。 2005/12/8 KIPO Seoul

41 日立製作所事件－意義 実績に対する対価の算定に当たって、外国特許と「相当の対価」の関係が実質的に争われた最初の事例と考えられる。
包括ライセンス契約や包括クロスライセンス契約の際の使用者等が受けるべき利益の額の算定についての判断を示した最初の事例と考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（オリンパス光学事件：クロスライセンスの対象特許であったが、利益の額の算定に際し、対象特許の実施状況に関する諸要素を総合的に評価して、「受けるべき利益額」を5,000万円が相当と判断した。） 2005/12/8 KIPO Seoul

42 日立製作所事件－検討（１） 特許法35条と勤務規則等との関係（１）
被告規定は、出願、登録、実績補償よりなり、自社実施、ライセンス、クロスライセンスについても規定されている。 特許法35条4項に従った「相当の対価」を満たすかは、規程そのものの問題よりも、評価基準の問題のように思われる。 被告主張：「使用者等が受けるべき利益の額」も、「使用者等が貢献した程度」も、多種多様な要素を考慮した上で決せられるべき事柄であり、著しい困難が伴い、上記計算方法に基づき正確な「相当の対価」を算出することは、ほぼ不可能→被告規定は、これらを考慮して補償金を算定することを目的としており、使用者等と従業者等との間の利益の調和を最大限実現しようとするものであって、特許法35条の趣旨に照らしても合理的である。 2005/12/8 KIPO Seoul

43 日立製作所事件－検討（２） 特許法35条と勤務規則等との関係（２）
勤務規則等は、労働基準法(89条)所定の要件を満たす就業規則であるか、これに準ずる規則であって、その規定内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容を成すから、法的規範として従業者を拘束する(最高大法廷昭和43年12月25日判決民集22巻13号3459頁昭和40年(オ)145号)。 補償規定が、著しく合理性を欠き、相当の対価を従業者等に支払うという規定の趣旨を逸脱する場合を除いて、原則として補償規定により定められた額を支払えば足りるという解釈を採っても、35条3項4項の規定の趣旨に沿うものであって、決してこれに反することはない。→裁判所は、まず合理性について審査すべきである。(竹田稔弁護士) 2005/12/8 KIPO Seoul

44 日立製作所事件－検討（３） 特許法35条と勤務規則等との関係（３）
「職務発明について特許を受ける権利及び特許権の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整する」　　　　　　→実績方式が望ましい。 「発明を奨励し、産業の発達に寄与する」　　　　　　　　　　　　→実績方式は寄与するか？実績方式はインセンティブを与えるか？ 雇用流動化→発明者も早期の補償を求める。 予測方式により従業者と使用者がお互いにリスクをとる補償方式が検討されてもよいのではないか。 2005/12/8 KIPO Seoul

45 日立製作所事件－検討（４） 準拠法の決定について（１） 味の素判決
「承継の効力発生要件や対抗要件」の問題と、「承継についての契約の成立や効力」の問題とに分け、 「特許を受ける権利」→「特許を受ける権利の準拠法」による。 「契約」→「使用者と従業者の雇用契約の準拠法」による。 「職務発明に係る特許を受ける権利の承継の対価」は、雇用契約の準拠法：法例7条によっても条理によっても日本法である。 特許法35条：絶対的強行法規の性格を有する労働法規→適用 出願前の特許を受ける権利についても規定し、外国特許を受ける権利も含む。 2005/12/8 KIPO Seoul

46 日立製作所事件－検討（５） 準拠法の決定について（２）
　　契約準拠法が日本法として、特許法35条を外国特許を受ける権利にも適用することができるか？ 外国特許法を適用すると、各国特許法を調査し、各国特許法がそのような義務を課していれば、義務を負うことになる。 外国における職務発明の取扱いを規定した外国特許法又は従業者発明法は見当たらず、自国における雇用関係にある当事者にのみ適用されるという規定がある→外国特許法を適用するという考え方には無理がある。 2005/12/8 KIPO Seoul

47 日立製作所事件－検討（６） 準拠法の決定について（３） 特許法35条は外国特許を想定していない。
　　契約準拠法が日本法として、特許法35条を外国特許を受ける権利にも適用することができるか？ 特許法35条は外国特許を想定していない。 特許法35条が、外国特許を受ける権利についても適用又は類推適用されると、外国特許権にも使用者に法定通常実施権が発生する結果となるが、外国特許権にこうした法的効果を付与することは、明らかに属地主義に反する。（第一審での被告主張） 外国特許法は、「発明」と「特許を受ける権利」を分けて規定している。 外国法が外国特許を受ける権利を扱っていることは、直ちに特許法35条でも外国特許を扱うことにはならない。 2005/12/8 KIPO Seoul

48 日立製作所事件－検討（７） 包括的クロスライセンスについて（１） クロスライセンスの意義
包括的クロスライセンスについて（１）　　 クロスライセンスの意義 　個々の発明の権利についての別個のライセンス契約が締結されるのではない；その都度の使用者の利益は、ライセンス取得にあるのではなく、他人の発明及び付随する情報(ノウハウ)が経済的に利用できることにある。つまり、―ライセンス料の形態における―クロス相手の他人の売上高における配当は与えられない。その利益は、むしろ、―権利の交換の場合にように―他人の発明の利用によって直接得た又は得ることができる自己の売上高にある。(ドイツコメンタールより) 2005/12/8 KIPO Seoul

49 日立製作所事件－検討（８） 使用者の貢献度について(1)
　特許法35条4項：「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」及び「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮するように定めている。 　使用者等の貢献度は、本来、発明の実施による影響を受けるべきではない→発明が完成した時点までの使用者の貢献の程度に限って考慮すべきではないか。 　使用者の事業化についての貢献によって実施料収入が増加→「使用者等が受けるべき利益の額」の算定に当たって、実施料収入に占める発明の寄与率を低減する方が、利益に直接比例した計算が容易になり、理にかなっているのではないか。 　ドイツの補償金指針11にあるような逓減方式は参考になる。 2005/12/8 KIPO Seoul

50 参考：ドイツの指針 実施料減額率 売上高 20％ (80%) 100 25％ (75%) 80 30％ (70%) 60
実施料減額率　　　売上高 20％ (80%) 100 25％ (75%) 　80 30％ (70%) 　60 35％ (65%) 　50 40％ (60%) 40 50％ (50%) 　30 60％ (40%) 20 70％ (30%) 10 80％ (20%) 5 90％ (10%) 3 100％ ( 0%) million DM 2005/12/8 KIPO Seoul

51 日立製作所事件－検討（９） 使用者の貢献度について(２) 事業化の過程における原告の貢献は、発明者の貢献か？
　被告の主張：従業員としての貢献→使用者の貢献。 　本判決：「発明者であるからこそなし得る特別な貢献というべき」 　発明者としての貢献は、遅くとも自己の発明が最終的な権利として特許明細書に開示された時点で終了しているのではないか。 　特許明細書は当業者が実施できる程度に記載されている。 　当該技術分野の技術者であれば可能な貢献。 　発明者に行わせるか、他の技術者に行わせるかは、使用者の判断→発明者が従業員として行うべき業務又は職務。 　ライセンス交渉等への関与は、実施料収入の増加によって補償金に反映される→ことさら貢献度として更に算入する必要があるか。 2005/12/8 KIPO Seoul

52 日立製作所事件－検討（１０） 使用者の貢献度について(３) 発明以後の貢献
ライセンス契約における実施料を基礎として相当の対価の額を算定しているのであるから，被告の事業化についての貢献は，相当の対価の額の算定に当たって考慮することができる。 　他社の製品を調査し交渉し、ライセンス契約締結 　侵害立証のための装置作成(従業者) 　ライセンス交渉参加(従業者) 　販売契約等締結 　発明者への処遇 　その他諸般の事情（人事上の昇進、昇級等の利益） 　使用者等が発明の実施により損失を被っている事情 　給与は除く 2005/12/8 KIPO Seoul

53 特許法35条改正の経緯（１） 平成11（1999）年4月16日 オリンパス光学工業東京地裁判決
平成11（1999）年4月16日　オリンパス光学工業東京地裁判決 平成13（2001）年5月22日　オリンパス光学工業東京高裁判決 平成13年10月～14（2002）年６月　経済産業省産業政策局長・特許庁長官私的懇談会「産業競争力と知的財産を考える会」 2001年12月7日　日本知的財産協会提言「・・・契約、勤務規則、その他の規定に委ねることができる制度とすること」 2002年1月10日　知的財産国家戦略フォーラム　「・・・個別契約のなかで決める方が良い。・・・特許法の職務発明規定を廃止する。」 2002年1月22日　経団連「・・・法律で保証する方式から、・・・研究者などとの間で合意を得ることを前提に、両者の取り決めを尊重する方式に、考え方を改めていくべきである。」 平成14年2月25日～「知的財産戦略会議」 平成14年7月3日「知的財産戦略大綱」 実態調査→改正の是非 2005/12/8 KIPO Seoul

54 特許法35条改正の経緯（２） 平成14年度（財）知的財産研究所 『職務発明制度のあり方に関する調査研究』 企業における実態調査
研究開発の現場の意見 日本の労働・雇用環境の特質 職務発明における経済理論的整理 外国における従業者発明制度の調査 産業界の意見 法解釈的検討（特許法・労働法・民法） 平成14年度（社）発明協会による発明者アンケート調査 2005/12/8 KIPO Seoul

55 特許法35条改正の経緯（３） 平成14年9月18日（第１回）～平成15年12月18日(第15回）産業構造審議会・知的財産政策部会・特許制度小委員会で検討 平成15年10月24日～11月25日　報告書案のパブリック・コメント募集 平成15年12月　報告書公表 平成16年6月4日　『特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律』（法律第79号）で特許法35条改正 平成14年6月22日（第16回）～平成16年8月5日(第18回）特許制度小委員会で手続事例集検討 平成16年8月　手続事例集案パブリック・コメント募集 平成16年9月　手続事例集公表 2005/12/8 KIPO Seoul

56 改正特許法35条 特許35条４項改定・5項新設 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。 2005/12/8 KIPO Seoul

57 企業における改正法への対応 協議：個別契約交渉、集合協議、IT活用 開示：個別配布、IT活用 意見聴取：事前・事後 不合理性の判断は？
2005/12/8 KIPO Seoul

58 企業における実務上の課題 なお20年間は旧法と新法の適用が混在 規程改定の際の協議の必要性？ 入社社員との協議は？
従業者：役員、正社員、有期契約社員、嘱託、派遣社員、アルバイト、インターン生、請負社員 退職者への対応：一括か、継続か？ グループ会社への職務発明規程の適用？ 開発請負型企業の場合の対価？ 外国特許への適用の要否 発明の実施をどこまで含むか？クロスライセンスの算定、ノウハウ、他社利用 2005/12/8 KIPO Seoul

59 おわりに 2005/12/8 KIPO Seoul