新職務発明制度及び 先使用権制度について 弁護士 秋山 佳胤 2010年度 ロータス法律特許事務所 弁護士　秋山　佳胤 http://www.lotus-office.net

職務発明制度について

議論の契機 最判H15．4．22〔オリンパス事件〕→資料2 職務発明規程による支払額が 特許法35条の相当対価額に 満たない場合の不足額請求

不足額？ 会社支払額 裁判所認定額 不足額

職務発明（特35条） 第三十五条 　使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。 ２ 　従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

職務発明（特35条） ３ 　従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

職務発明（特35条） ４ 　契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。 ５ 　前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

職務発明（特35条）の場合 出願 通常実施権 （→非独占） 発明 使用者等 譲渡対価 譲渡 発明 従業者

特許を受ける権利の譲り受け 職務発明 →会社は無償の通常実施権 　　　　　　　　　　　　　　　（特許法35条1項） 　しかし，独占できない →特許を受ける権利の譲り受け

譲り受けの方法 個別契約 ←しかし，発明者が同意しない場合 ←手続が煩雑 　　↓ 職務発明規程

【参考】職務著作（著15条） （職務上作成する著作物の著作者） 第十五条 　法人その他使用者（以下この条において「法人等」という。）の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物（プログラムの著作物を除く。）で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 ２ 　法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

【参考】職務著作（著15条）の場合 著作権 人格権 法人等 従事者 （創作行為）

法人等の名義による公表 ←プログラム著作物では不要 契約、勤務規則に別段の定めなし 【参考】職務著作（著15条）の要件 法人等の発意 業務に従事 職務上作成 法人等の名義による公表　　　　　　←プログラム著作物では不要 契約、勤務規則に別段の定めなし

著作者は法人等 譲渡手続不要（あると逆に変） 著作者人格権も法人等 →不行使特約不要（あると逆に変） 譲渡対価なし 【参考】職務著作（著15条）の効果 著作者は法人等 譲渡手続不要（あると逆に変） 著作者人格権も法人等 　　→不行使特約不要（あると逆に変） 譲渡対価なし

特許権の特徴～著作権との比較 特許権 著作権 表現を保護 技術的思想 （アイデア）を保護 特許庁への出願・登録 手続が必要 創作により当然に発生 （手続不要＝無方式主義） 発明性（新規性・進歩性）必要 創作性は容易に認められる。 侵害に依拠は不要 侵害には依拠が必要 職務発明（特35条） 発明者に原始的に帰属 →会社に承継 職務著作（著15条） 法人等に原始的に帰属

職務発明規程の構築，内容 従業員の開発，発明へのインセンティブ 会社財産の維持，運用コスト

職務発明規程の運用 個別的に丁寧な対応 大量処理の必要

小括 職務発明制度をどう作るかは， 経営方針そのもの

新職務発明制度ーH16改正法

譲渡対価決定の際の企業の手続面（プロセス）の重視 趣旨 譲渡対価決定の際の企業の手続面（プロセス）の重視 会社「自治」の尊重

裁判所の判断フロー 不合理でない 会社の手続，支払が不合理かどうか 不合理 裁判所が決定 会社の決定・支払を尊重

「不合理」性の判断 基準の策定から対価の支払に至るまでの手続面、対価の額を総合的に評価 （協議の状況、開示の状況、意見の聴取は例示、「等」） 　（協議の状況、開示の状況、意見の聴取は例示、「等」） 発明者である個別の従業者等との間で相対的に判断

総合的 相対的

不合理性判断の相対性 同じ職務発明規程 不合理でない 不合理 A B

協議の状況① 基準策定のための話し合い 「協議」があったかどうかのポイント 発明者である個別の従業者等との間で相対的に判断 実質的に発言の機会があったかどうか

協議の状況② 代表者との話し合い 正当な代表か、黙示的な委任でもよい。 協議の進め方 実質的に協議が尽くされたと評価できるか 前提となる資料・情報が必要 証拠化しておく

開示の状況 方法に制約無し アクセスしやすいことが重要 「見ようと思えばいつでも見られる」 ｅｘ. 掲示，備置，交付，イントラネット， インターネット アクセスしやすいことが重要 「見ようと思えばいつでも見られる」

意見の聴取の状況① 対価決定に際して、使用者等から当該従業者等に対して意見の聴取を求めたと評価できるような事実 事前または事後、または両者の併用型 異議申立制度などは、事後の1類型である。

意見の聴取の状況② 前提となる資料、情報の提示、説明が必要 発明者である個別の従業者等との間で相対的に判断

実績補償ないし特許法35条の相当の対価額の算定式の概略 １　ライセンスの場合 ライセンス料 発明者貢献度 （1－会社貢献度） 発明者 割合 × × （　　　　　　 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 売上高 実施料率 ×

実績補償ないし特許法35条の相当の対価額の算定式の概略 ２　自己実施の場合 　①　仮想実施料率算定方式 売上高 超過 売上高の割合 本件発明の寄与度 発明者貢献度 （1－会社貢献度） 発明者 割合 仮想実施料率 × × × × × ※超過売上高＝通常実施権を超えた部分

実績補償ないし特許法35条の相当の対価額の算定式の概略 ２　自己実施の場合 　②　利益率算定方式 売上高 超過 売上高の割合 本件発明の寄与度 発明者貢献度 （1－会社貢献度） 発明者 割合 現実の利益率 × × × × × ※超過売上高＝通常実施権を超えた部分

超過売上高 会社は無償の通常実施権（35条1項） 　　　　　　↓ 会社の「利益」とは，通常実施権を超えた 　「独占」部分→「独占の利益」「超過売上高」

問題となる規程例① 上限の定め 一括払い 等級（ランク）別評価

問題となる規程例② 売上高でなく利益額を基準とすることの可否 実績補償を顕著な売上高や利益があった場合に限定している場合

外国特許の取扱 いわゆるノウハウについて 問題となる規程例③ 発明性のあるノウハウには必要 　　最判H18.10.17〔日立製作所上告審〕（→資料4）は特許法35条3項4項の類推適用を認め、補償が必要と判示 いわゆるノウハウについて 　　発明性のあるノウハウには必要

問題となる規程例④ 出願しないあるいは不要な権利の「返却」 特許権を第三者に譲渡する場合

裁判所に合理的に説明できるよう（筋がとおるよう） 準備しておく必要 小括 自社の規程の内容について、 裁判所に合理的に説明できるよう（筋がとおるよう） 準備しておく必要

問題点①　発明者性 発明者性 　発明者（共同発明者を含む。）に当たるというためには，当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要であり，単なるアイデアや研究テーマを提示したにすぎない者などは，技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから，発明者ということはできない。

知財高判H18.7.19【和光純薬工業事件】 　「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうから（特許法２条１項），発明者（共同発明者を含む。）に当たるというためには，当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要であり，単なるアイデアや研究テーマを提示したにすぎない者などは，技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから，発明者ということはできない。

知財高判H18.7.19【和光純薬工業事件】 　　のみならず，化学の技術分野に属する発明については，一般に，ある物品を構成する有効成分の物質名やその化学構造のみから，当該物品の有用性を予測することが困難であるため，これを構成する物質についての着想のみから，直ちに当業者において実施可能な発明が完成するものではなく，有用性を確認するための実験を繰り返し，有用性が認められる範囲のものを明確にして初めて技術的思想の創作をしたといい得るものも数多く存在する。そして，そのような場合においては，上記着想を示したのみでは，技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから，当該着想を示したのみの者をもって発明者ということはできない。

問題点②　消滅時効 消滅時効→10年 　勤務規則等に，使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には，その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点→最判H15.4.22〔オリンパス事件〕、資料2

問題点③　相当対価額の算定 通常実施権を超えた「独占」の部分 　→「独占の利益」「超過売上高」

問題点③　相当対価額の算定 実施の有無 特許の寄与度 規程の不合理性

職務発明事件の実務① 争いになった場合の対応 警告書、回答書のやりとり 法律家への相談 立証資料の問題 退職後の訴訟提起 会社に資料は残っているか （ISO問題）

職務発明事件の実務② 第1回期日から弁論準備手続、閲覧制限（民訴92条） →判決書も一部閲覧制限可能 プレスリリースの準備

先使用権制度について

先使用権制度の活用場面 ノウハウと特許出願 特許権行使に対する防御 無効論，非侵害論 先使用権（cf.公然実施との関係）

ノウハウと特許出願 公開に対する代償→独占 特許出願→公開 新技術 ノウハウ→非公開 先使用権 営業秘密

特許権行使に対する防御 特許侵害差止請求 Ａ Ｂ ・無効論 ・非侵害論 ・先使用権

制度趣旨 先願主義において， 特許権者と先使用者の 衡平を図る（衡平説） 　cf. 経済説

先使用権の主体（要件） ①　特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して ②　特許出願の際現に ③　日本国内において ④　その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者

「事業の準備」 「法79 条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、・・・その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味する」 （最判S61.10.3 ，ウォーキングビーム事件）

先使用権の内容（効果） ⑤ その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において ⑤　その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において ⑥　その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する

発明の範囲① 「『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがつて、先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。」

発明の範囲② 「そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」 （前掲最判S61.10.3 ，ウォーキングビーム事件）

特許発明の技術的範囲 実施形式に具現された発明 イ’ Ａ イ イ”

先使用権立証のポイント① 点ではなく、線の立証 の各段階における書証等 ①先使用発明に至る研究開発行為 ②先使用発明の完成（又は発明者からの知得） ③先使用発明の実施である事業の準備 ④先使用発明の実施である事業の開始 の各段階における書証等

ガイドライン P14より

先使用権立証のポイント② 特許出願後に実施形式を変更する場合 →特許出願の明細書に相当する資料や、 発明範囲の判断に資する資料の準備 　　発明範囲の判断に資する資料の準備 「事業を断念」していないことが客観的に認識できるような証拠

先使用権立証のための 具体的資料例（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ36頁以下） 　技術関連書類 研究ノート 技術成果報告書 設計図・仕様書

先使用権立証のための 具体的資料例 事業関係書類 製品等や物自体や工場等の映像を証拠として残す手法の例 事業計画書 事業開始決定書 見積書・請求書 納品書・帳簿類 作業日誌 カタログ、パンフレット、商品取扱説明書 製品等や物自体や工場等の映像を証拠として残す手法の例

先使用権立証のための証拠確保、管理体制の構築 資料確保・保管の担当部署、責任者の明確化、組織的な資料の管理体制 資料確保のタイミング 時系列的、段階的に資料を確保。 ex. 発明完成に至る経緯，発明完成時，事業化準備時，製品化決定時，製造開始時，販売開始時

証拠力を高めるための具体的手法 ポイント（ガイドライン58頁以下） 証拠力を高めるための具体的手法 ポイント（ガイドライン58頁以下） ①いつ（日付証明） ②誰が（作成者証明） ③どのような内容（非改ざん証明） の資料を作成したか。

証拠力を高めるための具体的手法 公証サービス 証拠力を高めるための具体的手法 公証サービス ①確定日付 ②事実実験公正証書 ③契約等の公正証書 ④私署証書認証 ⑤宣誓認証 ⑥電子公証制度

証拠力を高めるための具体的手法 その他 タイムスタンプと電子署名 郵便 タイムスタンプは、日付と内容（非かいざん）証明 証拠力を高めるための具体的手法 その他 タイムスタンプと電子署名 タイムスタンプは、日付と内容（非かいざん）証明 電子署名は、作成者証明 郵便 ①内容証明郵便 ②引受時刻証明郵便

参考文献 職務発明制度について 先使用権制度について 特許庁「新職務発明制度における手続事例集」 　職務発明制度について 特許庁「新職務発明制度における手続事例集」 太田大三「職務発明規程実務ハンドブック」（商事法務） 　先使用権制度について 先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管理のために－（平成18年6月特許庁）＝「ガイドライン」

愛・感謝 ご清聴 どうもありがとうございました